Trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, ít hay nhiều chúng ta cũng đều được nghe thấy cụm từ Hợp đồng Li-xăng, chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu, chuyển quyền sử dụng sản phẩm trí tuệ..vv… Cùng LawFirm.Vn tìm hiểu về Hợp đồng Li-xăng qua bài viết dưới đây.
1. Khái niệm về Li-xăng, hợp đồng Li-xăng
Li xăng là một từ có nguồn gốc từ tiếng Pháp License có nghĩa là sự cấp phép hay giấy phép đặc quyền sử dụng một đối tượng nào đó. Cấp phép là việc tổ chức, cá nhân nắm độc quyền sử dụng một đối tượng sở hữu công nghiệp (Bên chuyển quyền sử dụng – thường được gọi là bên giao) cho phép tổ chức cá nhân tổ chức khác (Bên nhận quyền sử dụng – thường được gọi là Bên nhận) sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp của mình.
Đối tượng sở hữu công nghiệp có thể là các sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn.
Hợp đồng Li xăng là hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng – Hay hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp – đối với các đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp và giống cây trồng như quyền sử dụng đối với sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp. Hợp đồng này được quy định tại Mục 2 Chương X Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009.
Tuy nhiên không phải tất cả các đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp đều là đối tượng của hợp đồng li xăng: quyền sử dụng đối với tên gọi xuất xứ hàng hóa, chỉ dẫn địa lý (do mang tính chủ quyền lãnh thổ quốc gia ) của hàng hóa thì không phải là đối tượng của hợp đồng li xăng.
2. Phân loại hợp đồng Li-xăng
Theo quy định tại Điều 143 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009, hợp đồng Li – xăng hay còn gọi là hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp gồm có 03 dạng:
– Hợp đồng li-xăng độc quyền: là hợp đồng mà theo đó trong phạm vi và thời hạn chuyển giao, bên được chuyển quyền được độc quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp, bên chuyển quyền không được ký kết hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp với bất kỳ bên thứ ba nào và chỉ được sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp đó nếu được phép của bên được chuyển quyền.
– Hợp đồng li-xăng không độc quyền: là hợp đồng mà theo đó trong phạm vi và thời hạn chuyển giao quyền sử dụng, bên chuyển quyền vẫn có quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp, quyền ký kết hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp không độc quyền với người khác.
– Hợp đồng li xăng thứ cấp là hợp đồng mà theo đó bên chuyển quyền là người được chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp đó theo một hợp đồng khác.
Ngoài ra, theo tính chất tự nguyện Li-xăng, còn có thể chia thành Li-xăng tự nguyện và Li-xăng bắt buộc.
Hợp đồng li-xăng tự nguyên là hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp theo ý muốn của chủ sở hữu đối tượng. Chủ sở hữu tuỳ chọn việc chuyển giao cho người nào mà không phải bắt buộc thực hiện.
Hợp đồng li-xăng bắt buộc là việc cá nhân, tổ chức nắm độc quyền sử dụng đối với sáng chế buộc phải chuyển giao quyền sử dụng sáng chế của mình cho tổ chức, cá nhân khác theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền mà không cần sự đồng ý của người nắm độc quyền sử dụng sáng chế trong các trường hợp như vì mục đích an ninh, quốc phòng, y tế, phi thương mại,… theo quy định pháp luật.
3. Nội dung của hợp đồng li-xăng
Nội dung của hợp đồng Li-xăng theo quy định tại Điều 144 Luật sở hữu trí tuệ 2005 gồm các nội dung chủ yếu, buộc phải có gồm:
– Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền;
– Căn cứ chuyển giao quyền sử dụng;
– Dạng hợp đồng;
– Phạm vi chuyển giao, gồm giới hạn quyền sử dụng, giới hạn lãnh thổ;
– Thời hạn hợp đồng;
– Giá chuyển giao quyền sử dụng;
– Quyền và nghĩa vụ của bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền.
Theo quy định, trong hợp đồng li-xăng không được có các điều khoản làm hạn chế một cách bất hợp lý các quyền của bên nhận chuyển quyền, đặc biệt là các điều khoản sau đây không xuất phát từ quyền của bên chuyển quyền:
– Điều khoản cấm bên được chuyển quyền cải tiến đối tượng sở hữu công nghiệp, trừ nhãn hiệu (vì nếu cải tiến, thay đổi nhãn hiệu làm ảnh hưởng đến nhận diện thương hiệu của bên chuyển quyền); buộc bên được chuyển quyền phải chuyển giao miễn phí cho bên chuyển quyền các cải tiến đối tượng sở hữu công nghiệp do bên được chuyển quyền tạo ra hoặc quyền đăng ký sở hữu công nghiệp, quyền sở hữu công nghiệp đối với các cải tiến đó;
– Các điều khoản trực tiếp hoặc gián tiếp hạn chế bên được chuyển quyền xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ được sản xuất hoặc cung cấp theo hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp sang các vùng lãnh thổ không phải là nơi mà bên chuyển quyền nắm giữ quyền sở hữu công nghiệp tương ứng hoặc có độc quyền nhập khẩu hàng hóa đó;
– Buộc bên được chuyển quyền phải mua toàn bộ hoặc một tỷ lệ nhất định các nguyên liệu, linh kiện hoặc thiết bị của bên chuyển quyền hoặc của bên thứ ba do bên chuyển quyền chỉ định mà không nhằm mục đích bảo đảm chất lượng hàng hóa, dịch vụ do bên được chuyển quyền sản xuất hoặc cung cấp;
-Hoặc các điều khoản cấm bên được chuyển quyền khiếu kiện về hiệu lực của quyền sở hữu công nghiệp hoặc quyền chuyển giao của bên chuyển quyền.
Nếu trong hợp đồng li-xăng xuất hiện các điều khoản trên thì những điều khoản đó sẽ mặc nhiên bị vô hiệu.
4. Quy định về đối tượng được li-xăng
Theo quy định của pháp luật Việt Nam, cụ thể tại Điều 141, Điều 142 thì đối tượng của hợp đồng li xăng là quyền sử dụng đối với sáng chế ,kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu ( trừ nhãn hiệu tập thể không thể chuyển giao cho tổ chức cá nhân không phảu là thành viên của tổ chức tập thể đó), thiết kế bố trí và bí mật kinh doanh.
Việc li-xăng phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
– Đối tượng Li-xăng phải thuộc quyền sở hữu hợp pháp của chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp.
– Quyền sở hữu công nghiệp tương ứng phải được thừa nhận tại Việt Nam và Văn bằng bảo hộ tương ứng đang còn hiệu lực.
– Việc chuyển quyền sử sụng đối tượng sở hữu công nghiệp phải được thực hiện dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản.
Đối với quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý và tên thương mại không thể là đối tượng của hợp đồng li xăng. Quy định này của pháp luật Việt Nam hoàn toàn phù hợp với các quy định của các văn bản pháp luật quốc tế về hợp đồng li xăng bởi chỉ dẫn địa lý là tài sản thuộc sở hữu nhà nước và chỉ trao quyền sử dụng cho tổ chức,cá nhân sản xuất sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý tại địa phương đó. Còn tên thương mại được chủ sở hữu sử dụng trong các giấy tờ giao dịch, sản phẩm…trong sản xuất kinh doanh mà không được chuyển giao cho chủ thể khác.
– Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng li xăng có yếu tố nước ngoài: là thời điểm đăng kí tại cục sở hữu trí tuệ.
Việc chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp bị hạn chế trong các trường hợp được quy định tại Điều 142 như sau:
– Quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý, tên thương mại không được chuyển giao;
– Quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể không được chuyển giao cho tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể đó;
– Bên nhận chuyển quyền không được ký kết hợp đồng thứ cấp với bên thứ ba, trừ trường hợp được bên chuyển quyền cho phép.
– Bên nhận chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu có nghĩa vụ ghi chỉ dẫn trên hàng hóa, bao trì hàng hóa vè việc hàng hóa đó được sản xuất theo hợp đồng sử dụng nhãn hiệu.
– Bên nhận chuyển quyền sử dụng sáng chế theo hợp đồng độc quyền có nghĩa vụ sử dụng sáng chế như chủ sở hữu sáng chế theo quy định.
5. Quy định về hiệu lực của hợp đồng Li-xăng
Theo quy định tại Điều 148 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009, hiệu lực của hợp đồng Li-xăng được quy định như sau:
– Với các đối tượng sở hữu công nghiệp có căn cứ xác lập quyền dựa trên quyết định cấp văn bằng bảo hộ, quyền sở hữu đối với nhãn hiệu nổi tiếng theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 6 Luật Sở hữu trí tuệ, hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp chỉ có hiệu lực khi đã được đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp.
– Với các đối tượng sở hữu công nghiệp có căn cứ xác lập quyền dựa trên quyết định cấp văn bằng bảo hộ, quyền sở hữu đối với nhãn hiệu nổi tiếng theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 6 Luật Sở hữu trí tuệ, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng công nghiệp chỉ có hiệu lực theo thoả thuận của các bên. Trừ hợp đồng sử dụng nhãn hiệu, hợp đồng li-xăng khác phải đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp mới có giá trị pháp lý đối với bên thứ ba.
Như vậy, Hợp đồng Li-xăng sẽ có hiệu lực theo thoả thuận của các bên. Và nếu có bên thứ ba tham gia thì hợp đồng này phải được đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp mới có giá trị pháp lý đối với bên thứ ba.
6. Nhượng quyền thương mại và Li-xăng có phải là một thủ tục?
Nhượng quyền thương mại – Franchise là một trong các hoạt động thương mại. Chịu sự điều chỉnh của Luật thương mại và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Trên thực tế, nhượng quyền thương mại và nhượng quyền thương hiệu là hai thuật ngữ được sử dụng khá nhiều nên khiến chúng ta bị nhầm lẫn rằng chúng là một. Tuy nhiên, các khái niệm Nhượng quyền thương mại – Nhượng quyền thương hiệu – chuyển quyền sử dụng, quyền sở hữu nhãn hiệu, logo…(Li-xăng hoặc chuyển quyền sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp) hoàn toàn là các khái niệm khác nhau.
Đối tượng của Li-xăng là các quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu, logo, sáng chế, bí mật kinh doanh,….
Đối tượng của nhượng quyền thương mại là các hoạt động thương mại như mua bán, cung ứng hàng hoá, dịch vụ. Cụ thể hoạt động nhượng quyền thương mại được quy định tại Luật thương mại như sau:
Điều 284. Nhượng quyền thương mại
Nhượng quyền thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo các điều kiện sau đây:
1. Việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được tiến hành theo cách thức tổ chức kinh doanh do bên nhượng quyền quy định và được gắn với nhãn hiệu hàng hoá, tên thương mại, bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của bên nhượng quyền;
2. Bên nhượng quyền có quyền kiểm soát và trợ giúp cho bên nhận quyền trong việc điều hành công việc kinh doanh.
Ví dụ về nhượng quyền thương mại, các công ty trà sữa như Tocotoco, royaltee,.. Cà phê Trung Nguyên nhượng quyền thương mại để cho các đơn vị khác mở các cửa hàng kinh doanh sản phẩm trà sữa và cà phê có nhãn hiệu của mình trên khắp cả nước.
Có lẽ một phần trong quy định nêu trên có liên quan tới nhãn hiệu hàng hoá nên cũng gây ra nhầm lẫn các khái niệm là một.
