Một nhãn hiệu có thể được bảo hộ trên cơ sở việc sử dụng hoặc đăng ký. Công ước Paris buộc các nước thành viên phải có nghĩa vụ thiết lập đăng ký nhãn hiệu. Có hơn 150 quốc gia gia nhập Công ước Paris. Gần như tất cả các quốc gia đều quy định về việc đăng ký nhãn hiệu và việc bảo hộ nhãn hiệu một cách đầy đủ và thích đáng thông qua việc đăng ký.
Điểm a, khoản 3, điều 6 Luật Sở hữu trí tuệ 2005: “Quyền SHCN đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục đăng ký quy định tại Luật này hoặc công nhận đăng ký quốc tế theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; đối với nhãn hiệu nổi tiếng, quyền sở hữu được xác lập trên cơ sở sử dụng, không phụ thuộc vào thủ tục đăng ký”.
Căn cứ vào quy định trên, có thể thấy ở Việt Nam, việc xác lập quyền SHCN đối với nhãn hiệu có thể dựa trên hai căn cứ sau:
1. Xác lập quyền trên cơ sở đăng ký
Hình thức xác lập quyền SHCN đối với nhãn hiệu trên cơ sở đăng ký là hình thức chủ yếu nhằm xác lập quyền SHCN đối với nhãn hiệu. Khi nghiên cứu về hình thức xác lập quyền này, những vấn đề cần phải quan tâm làm rõ đó là: (i) Quyền đăng ký nhãn hiệu; (ii) Cách thức nộp đơn đăng ký xác lập quyền; (iii) Các nguyên tắc được áp dụng trong thủ tục xác lập quyền; (iv) Thủ tục xử lý đơn đăng ký xác lập quyền.
Thứ nhất, về quyền đăng ký nhãn hiệu: Điều 87 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 hiện hành đã liệt kê rất rõ các chủ thể có quyền đăng ký nhãn hiệu, theo đó, không phải mọi chủ thể đều có quyền đăng ký nhãn hiệu. Chỉ những tổ chức, cá nhân được quy định trong Điều 87 Luật SHTT mới có quyền đăng ký nhãn hiệu. Ngoài việc liệt kê các chủ thể có quyền đăng ký nhãn hiệu, Điều 87 cũng quy định rõ các điều kiện để hai hay nhiều cá nhân, tổ chức có thể cùng đăng ký để trở thành đồng chủ sở hữu nhãn hiệu, quyền chuyển giao quyền đăng ký của các chủ thể quyền cũng như điều kiện đối với các cá nhân, tổ chức nhận chuyển giao quyền đăng ký.
Thứ hai, về cách thức nộp đơn đăng ký nhãn hiệu.
– Tổ chức, cá nhân Việt Nam, cá nhân nước ngoài thường trú tại Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài có cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam có thể nộp đơn đăng ký nhãn hiệu trực tiếp hoặc thông qua đại diện hợp pháp tại Việt Nam.
– Cá nhân nước ngoài không thường trú tại Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài không có cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam nộp đơn đăng ký nhãn hiệu thông qua đại diện hợp pháp tại Việt Nam.
Thứ ba, các nguyên tắc được áp dụng trong thủ tục xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu.
– Nguyên tắc nộp đơn đầu tiên: Trong trường hợp có nhiều đơn của nhiều người khác nhau đăng ký các nhãn hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhau cho các sản phẩm, dịch vụ trùng nhau hoặc tương tự với nhau thì văn bằng bảo hộ chỉ được cấp cho nhãn hiệu trong đơn hợp lệ có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn sớm nhất trong số những đơn đáp ứng các điều kiện để được cấp văn bằng bảo hộ.
Trong trường hợp có nhiều đơn đăng ký cùng đáp ứng các điều kiện để được cấp văn bằng bảo hộ và cùng có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn sớm nhất thì văn bằng bảo hộ chỉ được cấp cho đối tượng của một đơn duy nhất trong số các đơn đó theo thỏa thuận của tất cả những người nộp đơn; nếu không thỏa thuận được thì các đối tượng tương ứng của các đơn đó bị từ chối cấp văn bằng bảo hộ68.
– Nguyên tắc ưu tiên: Nguyên tắc này tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp đơn muốn nhận được sự bảo hộ quyền SHCN của mình tại nhiều quốc gia khác nhau khi họ có thể dựa vào đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ đã nộp trong thời hạn trước đó tại quốc gia khác. Nguyên tắc nộp đơn đầu tiên có một số đặng trưng sau:
+ Đơn nộp sau được hưởng quyền ưu tiên của đơn nộp trước (đơn đầu tiên) cho cùng một đối tượng; đơn đầu tiên nộp tại Việt Nam hoặc tại nước là thành viên của Điều ước quốc tế có quy định về quyền ưu tiên. Hiện nay, quyền ưu tiên được áp dụng tại quốc gia là thành viên của Công ước Paris hoặc Hiệp định TRIPS.
+ Người nộp đơn là công dân Việt Nam; công dân nước thành viên Điều ước quốc tế có quy định về quyền ưu tiên; hoặc cư trú hoặc có cơ sở sản xuất kinh doanh tại Việt Nam hoặc nước kể trên.
+ Ngày ưu tiên là ngày nộp đơn đầu tiên; đơn xin hưởng quyền ưu tiên phải được nộp trong thời hạn 6 tháng (đối với nhãn hiệu) kể từ ngày nộp đơn đầu tiên.
Thứ tư, về thủ tục xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu.
Đơn đăng ký nhãn hiệu được Cục SHTT nhận trực tiếp từ người nộp đơn (hoặc đại diện của người nộp đơn) hoặc nhận từ bưu điện. Khi tiếp nhận đơn, Cục SHTT kiểm tra sơ bộ hồ sơ đơn. Nếu hồ sơ đơn có đủ các tài liệu tối thiểu theo quy định, Cục SHTT sẽ đóng dấu nhận đơn vào tờ khai đơn, trong đó ghi số đơn và ngày nộp đơn.
Sau khi được tiếp nhận, đơn sẽ được thẩm định về mặt hình thức để khẳng định sự phù hợp hình thức của các tài liệu đơn với các quy định của pháp luật. Thời hạn thẩm định về mặt hình thức của đơn là một tháng kể từ ngày đơn được tiếp nhận. Nếu đơn có thiếu sót, Cục SHTT sẽ thông báo cho người nộp đơn và trong thời hạn một tháng, người nộp đơn phải có ý kiến hoặc bổ sung, sửa chữa thiếu sót của đơn.
Nếu đơn hợp lệ, Cục SHTT sẽ ra thông báo chấp nhận đơn hợp lệ và đơn này sẽ được công bố trên Công báo SHCN (do Cục SHTT phát hành hàng tháng) trong tháng thứ hai kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ.
Tất cả các đơn đăng ký nhãn hiệu nếu được công nhận là hợp lệ về mặt hình thức đều được thẩm định về nội dung. Thời hạn thẩm định đơn nhãn hiệu là sáu tháng tính từ ngày công bố đơn.
Căn cứ vào kết quả thẩm định nội dung đơn, nếu nhãn hiệu đáp ứng điều kiện bảo hộ, Cục SHTT sẽ cấp văn bằng bảo hộ, ghi nhận vào đăng bạ và công bố quyết định cấp văn bằng bảo hộ trên Công báo SHCN.
2. Xác lập quyền sở hữu công nghiệp trên cơ sở thực tiễn sử dụng
Theo Điểm a, Khoản 3, Điều 6 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 thì quyền SHCN đối với nhãn hiệu nổi tiếng được xác lập trên cơ sở sử dụng và không phụ thuộc vào thủ tục đăng ký. Cũng theo Khoản 2, Điều 6, Nghị định 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật SHTT về SHCN thì: “Quyền SHCN đối với nhãn hiệu nổi tiếng được xác lập trên cơ sở thực tiễn sử dụng rộng rãi nhãn hiệu đó theo quy định tại Điều 75 của Luật SHTT mà không cần thực hiện thủ tục đăng ký”.
Như vậy, nếu như quyền SHCN đối với nhãn hiệu thông thường được xác lập trên cơ sở đăng ký thì quyền SHCN đối với nhãn hiệu nổi tiếng lại được xác lập trên cơ sở thực tiễn sử dụng rộng rãi nhãn hiệu đó. Một nhãn hiệu được coi là nổi tiếng thì mặc dù không đăng ký nhưng chủ sở hữu vẫn có quyền chống lại người khác thực hiện các hành vi bị coi là xâm phạm quyền. Thay vì chứng minh nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam bằng cách nộp cho Tòa án giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hoặc quyết định công nhận nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam hay các chứng cứ khác, chủ sở hữu nhãn hiệu sẽ cung cấp các chứng cứ chứng minh nhãn hiệu của mình là nổi tiếng.