Chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp (Li-xăng)

1. Chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp (li – xăng) là gì?

Chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp (li-xăng) là việc chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp (SHCN) cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng đối tượng SHCN thuộc phạm vi quyền sử dụng của mình (khoản 1 Điều 141 của Luật Sở hữu trí tuệ 2005).

Trước đây trong khoản 2, Điều 35 Nghị định 63/NĐ-CP quy định: “Việc chuyển giao quyền sử dụng đối tượng SHCN phải được thực hiện thông qua hợp đồng bằng văn bản (hợp đồng li-xăng). Hợp đồng li-xăng chỉ có giá trị pháp lý khi đã được đăng ký tại cục SHCN”.

Về cơ bản li-xăng là chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng SHCN giữa các chủ thể thường có trả phí chuyển giao. Theo gốc latinh (licientia) có nghĩa là sự cho phép thực hiện một hành động hoặc một công việc nào đó. Vì vậy, thông qua cấp li-xăng đối tượng SHCN, chủ sở hữu đã cho phép chủ thể khai thác giá trị kinh tế của đối tượng SHCN trong một thời hạn nhất định mà các bên thỏa thuận trong hợp đồng.

Xuất phát từ quy định của pháp luật đối với các đối tượng SHCN, chủ sở hữu quyền SHCN được độc quyền khai thác giá trị kinh tế của tài sản trí tuệ nhưng cũng có những trường hợp chủ sở hữu không đủ điều kiện (tài chính, máy móc,thiết bị, thị trường…) để khai thác có hiệu quả đối tượng SHCN nên chuyển giao quyền sử dụng cho chủ thể khác.

Chuyển giao quyền sử dụng đối tượng SHCN có những lợi ích sau:

Một là, đây là phương thức hữu hiệu để chủ sở hữu khai thác quyền của mình. Đối với chủ sở hữu đối tượng SHCN nếu không có điều kiện khai thác được nhận một khoản tiền hoặc có điều kiện khai thác giá trị đối tượng SHCN nhưng không hiệu quả (không có tính chuyên nghiệp, thiếu các điều kiện khác…) hạn chế được rủi ro và có thời gian, tiền bạc để đầu tư tạo ra những tài sản trí tuệ khác. Bên được chuyển giao có những điều kiện thiết yếu để khai thác những lợi thế của đối tượng hữu công nghiệp đã được chuyển giao tạo nên những sản phẩm, dịch vụ có chất lượng mang lại hiệu quả cao trong kinh doanh.

Hai là, nâng cao uy tín cho chủ sở hữu đối tượng SHCN và bên nhận chuyển giao. Khi những sản phẩm, dịch vụ có chất lượng được đưa vào thị trường với giá cả hợp lý tạo nên sự phong phú, đa dạng cho người tiêu dùng lựa chọn. Khi người tiêu dùng tin tưởng vào những sản phẩm, dịch vụ sẽ góp phần nâng cao uy tín của chủ sở hữu đối tượng SHCN và cả nhà sản xuất.

2. Các dạng hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

Các dạng hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng đối tượng SHCN bao gồm:

Thứ nhất, hợp đồng độc quyền (li-xăng độc quyền) là hợp đồng mà theo đó phạm vi và thời hạn chuyển giao, bên được chuyển quyền được độc quyền sử dụng đối tượng SHCN, bên chuyển quyền không được ký kết hợp đồng sử dụng đối tượng SHCN với bất kỳ bên thứ ba nào và chỉ được sử dụng đối tượng SHCN đó nếu được phép của bên được chuyển quyền.

Thứ hai, hợp đồng không độc quyền (li-xăng không độc quyền) là hợp đồng mà theo đó trong phạm vi và thời hạn chuyển giao quyền sử dụng, bên chuyển quyền vẫn có quyền sử dụng đối tượng SHCN, quyền ký kết hợp đồng sử dụng đối tượng SHCN không độc quyền với người khác.

Thứ ba, hợp đồng sử dụng đối tượng công nghiệp thứ cấp là hợp đồng mà theo đó bên chuyển quyền là người được chuyển giao quyền sử dụng đối tượng SHCN đó theo một hợp đồng khác.

Xác định các dạng hợp đồng sử dụng đối tượng SHCN là căn cứ xác định quyền và nghĩa vụ của các bên nhất là khi thỏa thuận các điều khoản của hợp đồng, đồng thời là căn cứ pháp lý để giải quyết khi có tranh chấp xảy ra. Tùy theo từng dạng hợp đồng bên sử dụng có thể khai thác tối đa hiệu quả kinh tế của các đối tượng SHCN và tính toán được giá trị trong hợp đồng.

3. Các đối tượng sở hữu công nghiệp được chuyển quyền sử dụng

Đối tượng SHCN được chuyển quyền sử dụng bao gồm: sáng chế/giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp; nhãn hiệu; bí mật kinh doanh… Bên chuyển quyền sử dụng phải đảm bảo các đối tượng SHCN được Nhà nước bảo hộ và không bị tranh chấp với bên thứ ba.

Trên cơ sở xác định rõ đối tượng chuyển giao để bên được chuyển giao biết được họ có quyền sử dụng như thế nào và có quyền thực hiện hành vi được bảo hộ, khối lượng được bảo hộ đối tượng SHCN, từ đó tính giá trị khai thác hiệu quả kinh tế trước mắt và lâu dài.

Chủ sở hữu quyền SHCN được quyền chuyển sử dụng đối tượng quyền SHCN của mình nhưng cũng phải chịu những hạn chế do pháp luật quy định. Các điều kiện hạn chế việc chuyển quyền sử dụng được quy định tại Điều 142 của Luật Sở hữu trí tuệ 2005 bao gồm:

– Quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý, tên thương mại không được chuyển giao;

– Quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể không được chuyển giao cho tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể đó; – Bên được chuyển quyền không được ký kết hợp đồng thứ cấp với

bên thứ ba, trừ trường hợp được bên chuyển quyền cho phép;

– Bên được chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu có nghĩa vụ ghi chỉ dẫn trên hàng hóa, bao bì hàng hóa về việc hàng hóa đó được sản xuất theo hợp đồng sử dụng nhãn hiệu;

– Bên được chuyển quyền sử dụng sáng chế theo hợp đồng độc quyền có nghĩa vụ sử dụng sáng chế như chủ sở hữu sáng chế theo quy định tại khoản 1 Điều 136 của Luật Sở hữu trí tuệ 2005.

4. Chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp

Chủ sở hữu đối tượng SHCN được chuyển quyền sử dụng đối tượng của quyền SHCN bao gồm:

– Chủ sở hữu sáng chế/giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, thiết thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn được bảo hộ;

– Chủ sở hữu nhãn hiệu được bảo hộ;

– Chủ sở hữu tên thương mại là tổ chức, cá nhân sử dụng hợp pháp tên thương mại đó trong hoạt động kinh doanh (khoản 2 Điều 121 của Luật Sở hữu trí tuệ 2005).

– Chủ sở hữu bí mật kinh doanh.

5. Hình thức và nội dung chủ yếu của hợp đồng sử dụng đối tượng SHCN

Hợp đồng sử dụng đối tượng SHCN phải được lập thành văn bản và có các nội dung chủ yếu quy định tại Điều 144 của Luật Sở hữu trí tuệ 2005.

5.1. Thời hạn hợp đồng

Trên cơ sở đối tượng SHCN được pháp luật bảo hộ, thời hạn chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN do các bên thỏa thuận trong thời hạn mà Nhà nước bảo hộ, nếu là hợp động li-xăng thứ cấp thì thời hạn này nằm trong hợp đồng li-xăng độc quyền trên thứ cấp.

5.2. Giá hợp đồng

Giá hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng đối tượng SHCN được xác định trên cơ sở các bên thỏa thuận. Đối tượng SHCN là tài sản trí tuệ nên việc xác định một lợi ích cụ thể rất khó mà phải thông qua quá trình khai thác mới mang lại hiệu quả kinh tế. Do đó, xác định giá trị đối tượng SHCN trong thời hạn được chuyển giao dựa vào các yếu tố: nhu cầu của thị trường, sản phẩm được sản xuất, thời hạn bảo hộ dài hay ngắn, tính mới của đối tượng SHCN, dạng hợp đồng độc quyền hay hợp đồng thứ cấp, môi trường pháp lý… Nếu không lường hết các yếu tố thì khả năng rủi ro có thể xảy ra đối với bên nhận quyền sử dụng. Tuy nhiên, sự biến động của thị trường hết sức phức tạp, nên có những vấn đề phát sinh ngoài dự kiến theo hướng có lợi hoặc bất lợi cho bên nhận chuyển giao quyền sử dụng đối tượng SHCN. Vì vậy, bên nhận chuyển giao thường nhận sử dụng nhiều đối tượng SHCN hoặc đa dạng hóa các hoạt động sản xuất kinh doanh để ứng phó với sự biến động của thị trường.

Việc thực hiện, sửa đổi bổ sung, hủy bỏ hợp đồng sử dụng đối tượng SHCN không được quy định trong Luật Luật Sở hữu trí tuệ 2005, tuy nhiên các bên có thể áp dụng các quy định tương ứng của Bộ luật Dân sự 2005.

Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng sáng chế/giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu (trừ nhãn hiệu nổi tiếng) có hiệu lực theo thỏa thuận của các bên. Hợp đồng này có thể được đăng ký, trình tự, thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng như sau:

– Hồ sơ gồm có tờ khai, 2 bản gốc hợp đồng, bảo sao văn bằng bảo hộ, giấy phép kinh doanh (nếu là nhãn hiệu), chứng từ nộp lệ phí, giấy ủy quyền (nếu cần).

– Thủ tục: Hồ sơ được nộp tại Cục SHTT (thời hạn là 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng, có thể kéo dài nếu có lý do chính đáng). Cục SHTT tiếp nhận hồ sơ và quyết định: một là, không chấp nhận đăng ký do hợp đồng vi phạm nội dung, hình thức, chủ thể không đúng thẩm quyền,…việc từ chối phải bằng văn bản có nêu rõ lý do và đảm bảo quyền khiếu nại cho các bên; hai là, yêu cầu sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của hợp đồng trước khi đăng ký. chấp nhận và tiến hành các thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng.

6. Các trường hợp bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

Không phải mọi đối tượng của SHCN đều được chuyển giao bắt buộc mà chỉ có sáng chế có thể bị bắt buộc phải chuyển giao quyền sử dụng. Trong những trường hợp nhất định, theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, quyền sử dụng sáng chế bắt buộc phải chuyển giao cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng mà không cần có sự đồng ý của người nắm độc quyền sử dụng sáng chế. Theo quy định của Luật SHTT, người nắm độc quyền sử dụng sáng chế phải chuyển giao quyền sử dụng sáng chế bắt buộc trong những trường hợp quy định tại Điều 145 và Điều 146 của Luật Sở hữu trí tuệ 2005. Thẩm quyền và thủ tục chuyển giao quyền sử dụng sáng chế theo quyết định bắt buộc được thực hiện theo quy định tại Điều 147 của Luật Sở hữu trí tuệ 2005.

Như vậy, chuyển giao quyền sử dụng sáng chế bắt buộc (li-xăng bắt buộc) là loại li-xăng không độc quyền và bị hạn chế về phạm vi, thời hạn theo mục đích của li-xăng bắt buộc. Bên nhận không được chuyển nhượng quyền li-xăng, trừ trường hợp việc chuyển nhượng cùng với cơ sở kinh doanh của mình không được cấp li-xăng thứ cấp cho người khác. Bên nhận quyền sử dụng sáng chế thanh toán cho chủ sở hữu một khoản tiền đền bù thỏa đáng tùy thuộc vào giá trị kinh tế của quyền sử dụng đó và không được vượt quá 5% giá bán tịnh của sản phẩm được sản xuất theo sáng chế.

Li-xăng (bắt buộc) do Bộ KH&CN cấp, nếu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng cho cộng đồng thì Bộ Y tế và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Bộ KH&CN thực hiện.